关于第35851197号“周游记.就约JOUYOUR”商标无效宣告请求裁定书

 

商评字[2021]第0000367019号

 

申请人：巨室文创（昆山）投资有限公司

委托代理人：亚佳智产（北京）知识产权代理有限公司

 

被申请人：温州周游记户外拓展有限公司

委托代理人：温州睿辰知识产权顾问有限公司

 

申请人于2021年03月02日对第35851197号“周游记.就约JOUYOUR”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。

申请人的主要理由：周彬成立的中知企业管理咨询（浙江）有限公司为商标代理机构，何克勇曾担任中知企业管理咨询（浙江）有限公司的法定代表人、现任监事；周彬与郑朗共同成立的温州蹊径科技有限公司前期也是商标代理机构，而这两家商标代理机构的股东周彬与郑朗又成立、控股了本案的争议商标申请人温州周游记户外拓展有限公司，以该公司的名义从事抢注知名商标、囤积商标的行为。以周彬、郑朗为代表，以及密切关联人何克勇、胡天伦等人，通过多种方式及形式，进行囤积商标，抢注知名商标，后期进行商标买卖、恶意索赔诉讼，扰乱商标管理秩序，影响其他经营者的正常经营。被申请人申请注册商标的行为属于“以其他不正当手段”取得注册的行为。综上，依据《商标法》第四条、第七条、第十九条第四款、第四十四条第一款规定，请求宣告争议商标无效。

申请人提交了以下主要证据：1、中知企业管理咨询（浙江）有限公司、温州周游记户外拓展有限公司、温州蹊径科技有限公司基本情况；2、第(2019)浙03民初850号民事判決书；3、中知企业管理咨询（浙江）有限公司代理量分析表；4、被申请人商标售卖情况；5、中国商标网截图。

被申请人答辩的主要理由：一、争议商标来源于被申请人公司字号和注册商标“周游记”，是对“周游记”商标的善意防御性和补充注册。二、被申请人从成立至今，经营范围从未包括“商标代理”或“知识产权代理”等经营范围，也从未实际从事商标代理业务，并非商标代理机构，即使被申请人设立时的股东及法定代表人与其他商标代理机构的股东有一定交叉，也不能简单地认定被申请人是商标代理机构或与商标代理机构串通。争议商标的显著部分与被申请人的公司字号相同，未侵犯他人合法权利，被申请人申请注册争议商标是出于自身使用的需要，且进行了使用。三、被申请人向案外人提起的商标侵权民事诉讼，是出于正当维权的需要，并非恶意诉讼。被申请人申请注册的其他商标，未侵犯任何人合法权益；法律未禁止正常合法运营的公司出售自己的闲置商标。被申请人愿意对本案进行口头审理。综上，争议商标注册未违反《商标法》第四条、第十九条、第四十四条第一款规定。请求维持争议商标注册。

被申请人提交了以下主要证据：1、被申请人申请商标情况列表；2、被申请人宣传使用“周游记”情况；3、被申请人部分名下商标宣传使用情况。

针对被申请人的答辩，申请人提出的主要质证意见与申请理由基本一致，并认为争议商标并非被申请人独创，且对被申请人提交的证据的真实性、关联性及证明目的不予认可。请求宣告争议商标无效。

申请人补充提交了以下主要证据（依据首次提交顺延）：6、授权书；7、新华字典关于“周游记”解释；8、安徽省合肥市广播电视台生活頻道対“周游记”的宣传；9、被申请人商标售卖信息。经审理查明：

1、争议商标由被申请人于2019年1月10日提出注册申请，后于2019年9月21日获准注册，核定使用在第41类教育等服务上。

2、被申请人温州周游记户外拓展有限公司成立于2015年7月2日，法定代表人为周彬，股东为周彬及胡天伦，2017年12月8日，该公司法定代表人变更为郑朗，胡天伦退出，投资人变更为周彬及郑朗，2019年4月18日周彬退出该公司经营。

3、中知企业管理咨询（浙江）有限公司（最初名称为杭州乐购知识产权代理有限公司，2017年08月从杭州乐购知识产权代理有限公司更名为杭州周知品牌管理有限公司、2019年9月从杭州周知品牌管理有限公司又更名为现在的名义中知企业管理咨询（浙江）有限公司）成立于2013年1月11日，该公司最初成立时法定代表人为何克勇，周彬为股东，2014年11月20日该公司法定代表人变更为周彬，何克勇为公司监事。中知企业管理咨询（浙江）有限公司为在我局备案的商标代理机构。

4、2017年5月26日，周彬与郑朗成立温州周知知识产权有限公司，该公司经营范围包括知识产权代理，2017年12月19日，该公司名义变更为温州蹊径科技有限公司，同时，该公司经营范围删除知识产权代理服务，周彬退股，该公司变更为郑朗一人股东。

5、经我局查明，至我局审理本案时，除本案争议商标外，被申请人名下180余件商标，其中包括注册有两件商标“拜登PATENTOP”、“拜登BAIDEN”。

以上事实由商标档案及当事人提交的证据予以佐证。

我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已取得注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用现行《商标法》。申请人所援引的《商标法》第七条为原则性条款，其相关内容已体现于2013年《商标法》其他具体条款中，我局将依据2013年

《商标法》的相关规定予以审理。被申请人称愿意对本案进行口头审理。对此，我局认为，我局审理商标评审案件，一般采用书面形式，在书面审理无法查明案件事实的情况下可以结合案件审理情况决定是否进行口头审理。本案中通过证据交换，双方的争议焦点和案件事实已基本清楚，已无必要对本案进行口头审理，故我局对本案进行书面审理。

2013年《商标法》第十九条第四款规定，商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。该规定明确指出，商标代理机构仅可以在“代理服务”上申请商标注册，在除此之外的其他商品或服务上则不得申请注册商标。无论商标代理机构是基于何种目的，只要在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。本案中，根据我局查明的事实2、3，在争议商标申请注册时，周彬为被申请人股东，且曾任被申请人法定代表人，同时为中知企业管理咨询（浙江）有限公司法定代表人兼股东，被申请人亦对上述事实未予否认。被申请人名下部分商标（包括本案争议商标）又由中知企业管理咨询（浙江）有限公司代理注册，且中知企业管理咨询（浙江）有限公司为在我局备案的商标代理机构。此外，根据我局查明的事实3、4，周彬亦在2017年5月与被申请人投资人邓朗共同投资成立温州周知知识产权有限公司，虽然后来周彬于2017年12月退出经营，但据此可认定周彬曾投资不止一家知识产权代理公司，被申请人名下商标180余件，其亦将美国总统姓名注册为商标。综合考虑上述事实，可合理推论被申请人与其商标代理机构中知企业管理咨询（浙江）有限公司存在合谋串通行为，其申请注册争议商标的行为可视为商标代理机构的行为，故本案争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十九条第四款之规定。

申请人虽援引2013年《商标法》第四十四条第一款的规定作为法律依据宣告争议商标无效，该条款所指情形是以欺骗手段或其他不正当手段扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案申请人并未能对此充分举证，故申请人请求依据该条款的规定宣告争议商标无效缺乏事实和法律依据，不能成立。

2013年《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围和取得商标专用权途径的规定，申请人主张争议商标违反该条款规定，缺乏事实依据，我局不予支持。申请人援引的《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”之规定为2019年修改后新增的实体条款规定，非本案审理适用条款规定，申请人援引该条款规定，缺乏法律依据，我局不予支持。

综上，申请人无效宣告理由部分成立。

依照2013年《中华人民共和国商标法》第十九条第四款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：

争议商标予以无效宣告。

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

 

 

附商标图样：

第35851197号“周游记就约;JOUYOUR”商标：

 

 

 

 

 

 

合议组成员: 段莉

覃莎莎

刘洋

2021年12月22日